2024年末,英国最高法院就一起持续多年的商标大战作出终审裁决——SkyKick诉Sky案([2024] UKSC 36)。这场官司的结局,不仅改变了两家公司的命运,更从根本上重塑了英国商标注册的申请逻辑。
案情简介:Sky公司以覆盖大量商品和服务类别的宽泛商标,起诉SkyKick侵权;SkyKick则反手提出无效,认为Sky的商标核定范围远超其真实商业意图,申请时存在恶意(Bad Faith)。
英国最高法院最终确认:在申请日,若英国商标申请人对所申请的商品或服务并无真实使用意图,则该申请可能构成恶意,尤其是当指定范围明显过宽,或使用的是可进一步细分的宽泛术语时。
这一裁决意义深远——它将"没打算用"商标直接与"恶意申请"商标画上了等号。
2025年6月27日,英国知识产权局(UKIPO)发布了实践修订通知PAN 1/25及配套申请人指引,正式将SkyKick判决转化为新的审查实践,立即生效,对所有英国商标申请及指定英国的马德里国际商标注册均有约束力。
这是英国商标审查史上的重大转折。此前,恶意申请的认定几乎完全依赖第三方在驳回或撤销程序中提出挑战,UKIPO审查员自身不主动出击。而现在,审查员被赋予了主动提出"恶意"驳回的权力。
根据新规,英国知识产权局(UKIPO)商标审查员将在认为申请"明显且自证其宽"的情形下,于审查阶段主动提出恶意驳回,而不再依赖第三方的提请。
深知元商标对这一英国商标审查的政策变化进行了总结,以下是您必须了解的核心要点。
UKIPO明确指出,以下情形将直接触发恶意驳回:申请覆盖全部45个尼斯分类;或在第9类中涵盖所有商品(例如"技术、科学、信息处理、软件及相关商品"等宽泛表述)。
此外,以下做法也被列为重点警示:
值得关注的是,PAN 1/25的影响不仅限于商标新申请。在商标驳回和撤销程序中,若对方援引的在先商标本身存在过宽的商品服务范围,申请人可能反手提起恶意反请求,导致在先权利部分或全部丧失。
因此,不仅是英国商标新注册需要谨慎,已有的英国商标权利库同样面临重新评估的必要。
若审查员认定申请存在恶意,申请人将获得两个月的书面答复期,可就争议商品或服务的商业理由作出说明,或主动压缩指定范围;若审查员维持驳回,申请人还享有听证和上诉的权利。
对于部分涉嫌恶意的内容,UKIPO可以对注册实施"部分驳回"——即维持有真实使用意图部分的注册,仅撤销恶意部分——而非一票否决整个申请。
但无论如何,一旦进入答辩程序,申请人就必须拿出能够证明商业意图的实质性文件,口头解释难以为继。
新的审查规则变化,与英国脱欧后的另一项关键变化叠加,正在形成双重压力。
自2026年1月1日起,在欧盟的商标使用记录将不再被认可为从欧盟商标分离出来的英国商标的使用证据。对于那些在英国脱欧后尚未建立英国本地使用记录的品牌而言,其英国商标将面临被撤销或在驳回程序中失效的风险。
以一枚2016年注册的从欧盟商标分离出来的英国商标为例,到2026年时,权利人需要能够提供2021至2026年间在英国真实使用该商标的证据,才能在撤销或驳回程序中有效维权。
深知元商标提醒广大跨境卖家和品牌出海企业:是否在英国真实使用商标、使用记录是否完整留存,已经成为英国商标能否有效存续的核心变量。
① 尽快审查现有英国商标组合
若您或您的企业持有覆盖范围宽泛的英国商标,或指定英国的马德里注册,建议对商品服务范围进行系统梳理,识别哪些类别缺乏真实使用意图或证据支撑,提前评估被挑战的风险。
② 英国商标新申请务必"量体裁衣",不要太宽泛
UKIPO建议申请人将保护范围限定在能够代表其商业主张的商品和服务上,同时建议企业建立内部决策档案,记录申请时对商品服务范围的商业考量,以备不时之需。
切记:为了"留余地"而堆砌类别的做法,在新规则下已从"保险策略"变为"高风险操作"。
③ 在英国建立真实、可记录的商标使用证据
无论是线上销售记录、官方网站截图、营销材料还是发货凭证,都应系统整理并注明日期,形成可用于官方程序的使用证据链。
④ 在异议程序中善用反请求武器
若您正面临竞争对手在英国提出的商标异议,新规则为您提供了一项新的反制思路:若对方的在先商标范围过宽且缺乏使用记录,可考虑提起恶意反请求,压缩其权利范围,为己方争取生存空间。
深知元商标专注于国际商标注册与品牌出海战略,长期为跨境电商卖家、制造业品牌及内容创作者提供英国、欧盟、美国等主要市场的商标布局服务。如您对英国商标申请规范、现有权利风险排查或使用证据整理有任何疑问,欢迎联系深知元商标团队,我们将为您提供专业、针对性的解决方案。
来源:深知元商标(微信号:stanton)