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申请在后的近似商标也获得注册了怎么办
Jan 20,2022 | 类目:

商标从申请、注册到维护、续展是一个漫长的过程,需时刻对自身商标、他人近似商标保持监控,才能更好的维护商标权。本文以知元所代理成功的无效宣告案例解析如何维护商标权益。


近似商标注册的情况

深圳市紫石科技有限公司(以下简称“申请人”)于2012年申请注册了第11191244号“陌陌”商标,核定使用在第10类商品上。

林华清(以下简称“被申请人”)于2018年也在第10类申请注册28927771号“陌陌爱”商标(下称“争议商标”),商标局予以初审通过并公告注册。

申请人认为商标局对争议商标“陌陌爱”商标的核准注册损害了他的利益,希望委托深圳市知元知识产权代理有限公司(知元商标)对争议商标予以宣告无效。

但争议商标既然通过了商标局初审并获得注册,说明商标局认为申请人的在先商标与争议商标并不近似,那么这种情况下在先商标权人该如何维护自己的权益呢?

“陌陌”商标与“陌陌爱”商标信息对比

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知元对无效宣告证据的收集和整理

知元商标接受委托后分析认为,从商标的文字构成、呼叫等方面对比,“陌陌爱”完整的包含了在先商标“陌陌”二字,且指定使用的“子宫帽;避孕套;非化学避孕用具;性爱娃娃;性玩具;振动按摩器;口罩;月经杯”等商品与在先商标核定使用商品在功能、用途、销售渠道等方面具有一定的共同性,容易使相关公众对商品来源造成混淆、误认。

为保护申请人的在先商标权,知元商标建议申请人对争议商标提出无效宣告申请。

根据对案情的分析,知元商标分别独立和指导申请人收集整理了以下一系列证据:


一、知元商标无效宣告依据论证以及独立搜集的资料

  • 从商标审查标准来看,争议商标与“陌陌”已构成近似。

根据《商标审查及审理标准》,商标完整包含他人在先具有一定知名度或显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标从而造成混淆的,判定为近似商标。

  • 在先商标本身具有显著性,可被相关公众所识别。

在对近似商标的审查中,会综合考虑商标本身的显著性。于本案在先商标而言,“陌陌”二字非固有词汇,系申请人为计生及卫生产品推广、销售而创造,本身已具有较强的可识别性。

  • 利用“陌陌”、“陌陌爱”等关键词进行检索,呈现的结果页面足以证明二者构成近似商标,易造成相关公众混淆。

知元通过在各大搜索引擎、商城平台检索“陌陌”、“陌陌爱”等关键词,出现的产品均为申请人“陌陌”商标相关的计生产品,可知在先商标通过使用已具有一定知名度,存在固定的消费群体,与申请人形成了唯一对应关系。

而利用争议商标作为关键词进行检索也出现申请人的“陌陌”产品,说明二者实际上已经构成近似商标,会导致相关公众对产品来源产生混淆、误认的情况,已实际损害申请人的合法权益。


  • 通过相关近似商标审查案例,可知“陌陌爱”与“陌陌”已构成近似。

根据知元检索相关近似商标的裁定结果可知,若争议商标完整包含了引证商标显著部分,又指定使用在与引证商标相同或相类似的商品上,容易使相关公众对产品的来源产生混淆、误认,因此裁定构成近似商标。类似裁定内容可参考知元文章“初元益舒”跟“初元”近似吗

回归本案,争议商标“陌陌爱”显著识别部分完整包含了在先商标“陌陌”二字,且二者共同使用在计生及卫生用品上,易使相关公众误认为“陌陌爱”提供的商品或服务来源于“陌陌”商标的申请人深圳市紫石科技有限公司,因此二者构成近似商标。


  • 申请人林华清作为同业竞争者,在申请注册商标时未尽相应注意义务,恶意明显。

通过相关资料检索,知元了解到被申请人林华清原为某公司的法人代表及股东,该公司主营范围同样涉及医疗、卫生等用品,与深圳市紫石科技有限公司的经营范围类似。作为同业竞争者,林华清理应知晓“陌陌商标的存在,其申请争议商标显然未尽到相应的注意义务。

而“陌陌”商标早于2012年被申请使用在第10类商品上,申请人持续多年对其宣传、使用,为相关消费群体所熟知,已具有一定知名度。

综合上述因素,知元认为林华清于2018年申请注册“陌陌爱”商标是想利用“陌陌”的知名度谋取某些不正当商业利益,该商标注册行为恶意明显,违背诚实信用原则、商业道德,构成不正当竞争。


二、知元商标指导申请人收集整理的证据以及对证据的整合

对于申请人而言,知元建议其可提供多个阶段的证据材料,例如为产品销售所做的准备工作、在产品销售过程中签订的相关合同及交易完成后的汇款证明等。
以下则为申请人根据知元建议所提供的相关证据材料,在对证据进行整合后,足以形成完整的证据链证明经过申请人多年的宣传、使用后,“陌陌”产品为相关的消费群体所熟知,在成人用品行业已具有一定的知名度的情况。

  • 申请人与相关知名公司的合作合同及发票
  • 参与大型展会的合同、收据、照片
  • 广告投放发票、回执
  • 相关产品销售记录、发票
  • 入驻线上平台推广产品的付款回执、缴费信息
  • 产品宣传图片、手册等

  • 产品检测报告及相关资质证书


若不认定争议商标与“陌陌”商标构成近似,对其予以无效宣告。会实际损害申请人多年建立起来的信誉等相关权益乱原有市场秩序。



争议商标无效宣告结果

经过知元对证据进行整合及充分论证后,2020年7月国家知识产权局裁定争议商标“陌陌爱”在“子宫帽、避孕套、非化学避孕用具”等商品上予以无效宣告。

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知元商标小结

对商标权的维护是一个长期的过程,在商标成功注册之后,仍可能面临无效宣告、撤三的风险等。


对在先商标权利人

1.在后申请的近似商标,即使通过商标局的审查并且已经公告注册,仍然可以提起宣告在后商标无效的方式的维护自己的合法权益,因为商标局初审判断两个商标是否近似,并不考虑在先商标的使用情况,而无效宣告过程中会考虑在先商标的使用情况和知名度,从而判断两者是否近似

2.需要对可能能出现的近似商标持续进行监控,防止他人出现利用在先商标的知名度而欺骗消费者的行为,除破坏市场秩序外,也容易使自身长期经营所建立起的商业信誉遭到质疑。《商标法》规定,商标在先权利人或利害关系人可以自商标注册之日起五年内请求商评委宣告该注册商标无效,而对商标提出异议需要在商标初审公告之日起三个月内提出。

3.根据《商标审查及审理标准》,商标完整包含他人在先具有一定知名度或显著性较强的文字商标,易使相关公众认为属于系列商标从而造成混淆的,判定为近似商标。

如本案,争议商标“陌陌爱”显著识别部分即为“陌陌”二字,与在先商标“陌陌”在音、形、义方面直接构成近似。

同时,“陌陌”在先商标经使用后具有一定知名度,争议商标使用在“振动按摩器、避孕套”等计生及卫生用品上容易使相关公众误认为产品来源于深圳市紫石科技有限公司。

若允许“陌陌爱”商标与“陌陌”共存于市场中,会影响申请人长期建立起来的良好商业信誉,也将实际影响消费者的合法权益。因此商标局最终裁定二者构成近似商标,对争议商标“陌陌爱”予以无效宣告。

4.除了需要保证自身商标仍在实际使用中,也要注意保留相关能证明产品知名度的证据。

如:

  • 与知名客户签订的或签订金额较大的合同、发票;
  • 产品销售记录及发票;
  • 产品推广的付款证明、发票;
  • 参与大型展会所签订的合同、发票、活动照片;
  • 产品宣传图片;
  • 产品检验报告、资质证书等。

除无效宣告等双方程序中会考虑商标知名度的情况下,单方程序中对商标近似的审查可能也会考虑知名度因素,具体可参考驳回复审商标是否考虑商标知名度本篇文章。


对在后申请商标的权利人

在申请商标之初,就应先核查是否存在近似商标,不得以恶意手段损害他人在先的商标权。关于如何进行商标近似查询,可参考知元文章中国商标近似查询的步骤

否则,即使通过注册,也可能被异议或无效宣告而导致商标无效。



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